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米国特許法 出願と同時に補正書(Preliminary Amendment)を提出する場合の注意点

10月11日に、出願と同時に補正(Preliminary Amendment)を行う場合についてのOG Noticeが米国特許庁より発行されました。

米国出願とともに補正書を提出する場合、その補正書もオリジナル出願の一部とみなされます。しかし、出願公開を行う場合、その補正を反映したものが公開されなければならないという立場を取っています。

そのため、出願と同時に明細書の補正書を行った場合、特許庁は、公開に適した形のものを提出するよう要求するようになりました。実際には、Notice to file corrected application paperという通知を発行します。

この公開に適した形とは、Substitute Specificationを意味します。37 CFR 1.121(b)(3)

ただし、クレームのみの補正は、この限りではありません。

また、継続出願や分割出願をする際も、Preliminary Amendmentではなく、明細書の全文補正という形を取ることを米国特許庁は進めています。

継続出願や分割出願の場合、明細書の最初に基礎となる出願について記載しなければなりませんが、この補正を出願と同時に行ったとしても、全文補正明細書を提出する必要はありませんが、米国特許庁は通知を発行するようです。しかし、基礎出願を特定するものである旨反論すれば、この要求に応答したことになります。また、これは補正で行うのではなくデータシートで行うことにより全文補正明細書の提出を回避できます。

ただし、この基礎出願に関する参照以外の部分で補正されている場合は、この限りではありません。

また、請求項の補正は、出願と同時に行う必要はありません。もし、出願と同時にした場合は、補正書も明細書の一部とみなされ、100ページを超えるか否かの計算に入れられてしまいます。1.16(S)よって、明細書のペイジ数が100を超えるそうな場合、出願後に提出すべきです。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W., Suite 501
Washington, D.C. 20036
202-955-3750 (代表)
ti@raderfishman.com





http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/subspec_20051011.pdf

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