特許出願における最終拒絶理由の条件

特許出願において、最終拒絶理由を受けると補正できる範囲が限定されます。また、審判やRCE等を請求する必要が出てきます。そのため、正しく最終拒絶がなされているかを検討し、必要であれば最終拒絶の正当性について反論する必要があります。

それでは、最終拒絶はどのような場合になされるのでしょうか。

MPEPは、以下のように規定しています。

Under present practice, second or any subsequent actions on the merits shall be final, except where the examiner introduces a new ground of rejection that is neither necessitated by applicant's amendment of the claims nor based on information submitted in an information disclosure statement filed during the period set forth in 37 CFR 1.97(c) with the fee set forth in 37 CFR 1.17(p). See 706.07(a).

このように、出願人が先になした補正、あるいは、1.97(c)に基づくIDSに基づかず、審査官が新しい拒絶の理由を示した場合を除き、2回目以降の拒絶を最終とする旨規定しています。

言い換えると、2回目以降の拒絶で、以前に出願人がなした補正や1.97(c)に基づくIDSにより、審査官が新たな拒絶の理由を示す場合、最終拒絶としてよい訳です。もし、このルールに従っていなければ反論すべきです。すなわち、2回目以降の拒絶で、以前に出願人がなした補正や1.97(c)に基づくIDSにより必要となったものではない場合で、審査官が新たな拒絶の理由(New Ground of Rejection)を示す場合、最終拒絶とすることはできません。

例えば、第一回目拒絶理由に対し、クレームの構成を一部削除して反論した後、第二回目の拒絶理由通知で新たな引用例で新たな「拒絶理由(New Ground of Rejection)」を示した場合、最終拒絶とするのは通常、誤りです（例外はあります）。この場合審査官が第一回目の拒絶でフォーカスしている点が、第二回目の拒絶理由と異なりさらに異なる引用例を引用した場合です。

非常にわかりにくいですが、ご質問がございましたら以下のe-mailにご連絡ください。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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