Hakim v. Canon Avent Group, PLC 継続出願におけるクレームの拡大

Hakim v. Canon Avent Group, PLCにおいて、継続出願で特許弁護士のなした「クレームの文言をひろげるものである」とする記述は、クレームを拡大解釈するのには十分ではなく、以前に放棄した点、及び引用例を再度検討(re-visit)する必要がある点を審査官に明確に伝えなければならないと判事しました。

この事件では、継続出願で“slit”を“opening” と変更いたしました。また、特許弁護士の「請求項を拡大するものである」とするレターが提出されていました。CAFCは、審査中に放棄した点を撤回することができるが、審査経過において明確になっていなければならないとし、審査官のレターだけでは不十分であると判示しました。

Newman said, “Although a disclaimer made during prosecution can be rescinded, permitting recapture of the disclaimed scope, the prosecution history must be sufficiently clear to inform the examiner that the previous disclaimer, and the prior art . . . may need to be re-visited.”

このように、クレームの文言の拡大のための継続出願を行う際、補正書あるいは意見書において、拡大した箇所を特定し、従来技術についても検討する必要がある旨、審査官に主張することが必要となります。

http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Content_Folders&CONTENTID=14074&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm

今泉