米国知的財産権（特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟）

米国商標法 --米国外での活動に基づく管轄-- Cecil McBee v. Delica事件

今まで、多くの他の巡回控訴裁判所では、米国外での活動を米国商標法で裁く場合の基準を出していますが、第一巡回控訴裁判所は新たな基準をだしました。

すなわち、「米国外での活動が米国のCommerceにSubstantial Effectを及ぼす場合、米国の裁判所は、米国商標法のもと管轄を有する」というものです。

もちろん、原告が米国での販売の停止を求めるような場合、米国商標法のもと米国裁判所は管轄を有するのは明らかです。今回の場合、日本でのみの販売であり、判決が注目されていました。

日本の企業であるDelicaは、「Cecil Mcbee」という名前をを若い女性の衣服に採用しました。一方、原告の「McBee」は米国の有名なジャズミュージシャンでした。McBeeは、Unfair Competition,
False EndorsementおよびDilution(希釈化）に基づき、「被告は、米国および日本においてMcBeeの評判を汚した」として被告を訴えました。

被告である「Delica」の日本語Websiteがあるだけで、原告「McBee」は被害を被るため、Websiteに対し差し止めを求めていました。

しかし裁判所は、「単に商品や会社情報がWebsiteが米国で見えるからといって、米国における管轄があるとするには不十分である」とし、管轄が存在しないため米国商標法に基づくクレームを棄却しました。ただし、裁判所は、日本（外国）のWebsiteを差し止め等することができないという訳ではなく、米国商標法のもので外国での活動に対し、米国裁判所が管轄が存在するためには、その外国のWebsite（活動）により、米国のCommerceにSubstantial Effectを被るもの出なければならないと述べています。

ちなみに、Delicaは、日本およびロシアに「Cecil McBee」というトレードネームを登録しており、また、以下のURLで、「Cecil McBee」の商品を載せています。

http://www.cecilmcbee.net

もちろん、世界のどこからでもこのインターネットサイトを見ることができましたが、Delicaは「Cecol McBee」の商品を米国で販売していませんでした。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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米国商標法 その１７ 「米国商標法により保護されえる対象」

前回までは、マークとしての強さである識別力についてお話しました。

今回から数回に分けて、米国で保護されえる対象についてお話します。

筆者の独断と偏見で以下のように分けてみました（分け方に問題がある場合、後で修正いたします）。

1. 言葉(Word)あるいはスローガン(Slogans)

2. デザイン（Design)

3. 匂い(Scents)

4. 音(Sound)

5. イメージ (トレードドレス）

6. その他

デザイン等は、カラーで表現することも可能です。また、言葉、デザインの組み合わせでも登録可能です。

前回までのブログでは、１．の言葉によるマークを中心にお話して来ました。商品やサービスのソースを特定するという意味では全てのカテゴリーに共通する要件ですが、それぞれで異なるルールが存在いたします。

次回から１つ１つご説明いたします。次回のブログをお楽しみに。

米国特許弁護士
今泉俊克

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米国商標法 「.com」を含むマークの登録性に関する判決

7月11日、CAFCは、「Steelbuilding.com」は、メタルビルディングおよび屋根材の分野におけるコンピュータによるオンライン小売サービスの一般名称（Generic)であるとする審判部の判断を棄却しました。（審判部は、Steelbuildingは、steel buildingのGenericであるか否かを判断する点で誤りをおかしｓたと、CAFCは判断しています）また、CAFCは2(e)(1)条のDescriptivenessについて、および、Secondary Meaningを証明できなかったとする審判部の判断を支持しました。

この判決では、TLDすなわち、このマークの「.com」についての判断がなされた点で注目されます。以前、CAFCは、TLDについては、商標上なんら重要性を持たないとする審判部の判断を覆しています（In re Oppedahl & Larson LLP, 71 USPQ2d 1370 (Fed. Cir. 2004））。登録できないマークにTLDを加えることで、販売元（Source)の特定という意味での重要性を与えることはないが、例外的なケースでは、結論が異なることもあると判示しています。

本件では、以下のように例外的なケースであるとCAFCは判断いたしました。

すなわち、（.comのような）TLDを追加することによりSteel Buidingの単なる販売をこえた商品、サービスを含むようにそのマークの意味を拡大するものであり、特に、TLDは、そのマークがインターネットサービスを含むようにする。（ここでは、Steel Structureのデザインを含むインターネットサービスであり、そのデザインされた構造をオーダーする前に価格を計算することができるというものであった。）よって、「Steelbuilding.comが一般名称である」とする審判部の判断は、十分な証拠によりサポートされておらず誤りであると判示しました。

このように、TLDを含むマークの場合、Genusが何であるかを判断することが重要になってきます。すなわち、インターネットで一般的使用以外のサービス等を提供しているかどうか判断し、マークが登録できるか否かを判断しなければならないわけです。

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米国商標法 その１６ 「派生的意味（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｍｅａｉｎｇ）」

米国商標法については、今回が16回目となります。

以前、４つのカテゴリーに分類されているマークの識別力（Distinctiveness)についてご説明しました。そして、Descriptiveなマークにつきましては、派生的な意味を証明することによりDistinctiveなマークとなり、登録することが可能である旨説明いたしました。本日は、派生的な意味について少し掘り下げてお話します。

「派生的な意味」について、Black's Law Disctionary, 6th Editionでは以下のように定義しています。

"When such a mark has come to signify that an item is produced or sponsored by a particular merchant it is said that the mark has secondary meaning."

それでは、派生的な意味はどのように証明すればよいのでしょうか？

例えば、宣伝、販売数、消費者に対するサーベイなどにより証明することができます。商標登録をする者の宣誓を「派生的意味」のサポートとして提出することもできます。 See, e.g., Continental Lab. Prods. Inc. v. Medax　Int'l Inc., 56 U.S.P.Q.2d 1548, 1558 (S.D. Cal. 2000).

Ted Davis氏は以下のように述べています。

派生的意味の証拠としての価値は、そのマークの使用の長さおよび独占的利用をしたか否か、あるいは、そのマークでの販売実績、宣伝活動の性質および範囲等で判断される。See, e.g., In re Motorola Inc., 3　U.S.P.Q.2d 1142, 1143 (T.T.A.B. 1986) (sales volume); In re Raytheon Co.,
202 U.S.P.Q. 317, 319 (T.T.A.B. 1979) (advertising expenditures); In re Jockey Int'l, 192 U.S.P.Q. 579, 583 (T.T.A.B. 1976) (nature of display of mark in applicant's advertising).
しかし、ほとんどのケースで、商品についての必要とされる個人的知識しか持っておらず、その登録者の証言で十分である。また、サーベイの専門家、あるいは消費者からの証言により、派生的意味の証拠をサポートすることもできる。See In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 1127 (Fed. Cir. 1985); In re Motorola Inc., 3 U.S.P.Q.2d 1142, 1143 (T.T.A.B. 1986); In re Ovation Instruments, Inc., 201 U.S.P.Q. 116, 119-120 (T.T.A.B. 1978). しかし、登録するものの証明で十分であれば、専門家等からのサポートは不要です。See, e.g., New York Soc'y of Certified Public Accountants v. Eric Louis Assocs., 79 F. Supp. 2d 331, 339-40 (S.D.N.Y. 1999) (finding secondary meaning notwithstanding plaintiff's failure to adduce survey evidence).

以上の説明で大体のイメージはつかむことができたでしょうか。

次回は、文字以外のものでどのようなもの（香りは音はどうでしょうか）が米国で商標登録できるかについてお話します。

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今泉俊克

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米国商標法 その１５ 「識別力--Fanciful,(空想的)--と分類されるマークについて」

米国商標法については、今回が15回目となります。

以前、以下の４つのカテゴリーに分類されているマークの識別力（Distinctiveness)についてご説明しました。

１．Generic (一般名称等）
２．Descriptive（記述的）（Surnameを含む）
３．Suggestive（暗示的）
４．Arbitrary（恣意的） or Fanciful（空想的）

本日は、４．Fanciful（空想的）なマークについてご説明いたします。

以前お話しましたように、分類されるマークにより登録できる要件が異なります。次回お話いたします「Fanciful」に分類されるものは、Secondary Meaningなくても登録することができます。識別力としては非常に最も強いマークにランクされます。

「Fanciful」なマークとは、商標として商品、サービスに使用するためにのみ発明されたマークをいいます。例えば、(株)リコーの商品である複写機につけられた「RICOPY」などです。「Ricopy」は、(株)リコーの複写機の商標としてのみ使用するために発明され、登録されるまで世の中にないマークでした。これ以外の例ですと、Pepsiなども「Fanciful」なマークです。

以上、米国商標法の話ですので、他の国、例えば日本の商標法につきましては、日本の弁理士さんにお問い合わせください。弁理士さんが見つからないということでしたら、どなたかご紹介いたしますのでご連絡ください。

次回は、マークの「Secondary Meaning」についてご説明します。

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今泉俊克

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