米国知的財産権（特許、意匠、商標、著作権、トレードシーク、訴訟）

米国連邦最高裁判所の判決 Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc. 05-608

2007年1月9日に米国連邦最高裁判所は、CAFCの判断を覆し、ライセンシーがライセンス同意書に従い、また、ロイヤルティーを支払い続けていたとしても、Declaratory Judgementで特許の有効性を争うことができると判示しました。

今泉

ライセンスから生じえるPersonal Jurisdictionに関する判例

Breckenridge Pharmaceuticals v. Metabolite Labs事件

連邦巡回控訴裁判所は、この事件において、ライセンスに関する活動からそのフォーラム（ある裁判所の管轄地）においてPersonal Jurisdiction（人的管轄とでもやくすのでしょうか？）を有する場合についての判断を下しました。通常、Personal Juristictionを有するためには、何らかの活動がそのフォーラムで行われていなければなりません。そのPersonal Juristictionがないとその管轄地に訴えを起こすことができません。

連邦巡回裁判所は、ライセンス契約において、そのフォーラムにおいて侵害訴訟を起こす権利を与えている場合や、そのフォーラムのライセンシーの販売活動、マーケティングに口を出すことができる権利を与えている場合に、Personal Juristictionが存在しえると判断しています。

たとえば、警告書をそのフォーラムに送りつけだけである場合、あるいは、そのフォーラムに特許と無関係な法的な議論しかなかった場合、あるいは、そのフォーラムにおいてライセンスできなかった場合、あるいは、非専用実施権のライセンスで、ライセンシーの販売活動にコントロールを有さない場合、あるいは、ロイヤルティー収入以外にそのライセンシーとの取引がない場合などは、ライセンス活動があったとしてもPersonal Juristictionはないと判断されているとしています。

今泉

ある特許を共同で何人かが共同で所有する場合、同意は必要？

ブログを書くことを新年の抱負としたのですが、新年早々、最初から挫折をしてしまいました。最近、仕事が立て込んでしまいブログがなかなかかけません。申し訳なく思っています。

本日は、ライセンスに関するミニ知識です。

ある特許を共同で何人かが共同で所有する場合、ライセンスにはお互いの了承が必要だと思いますか？

答えは、Ｎｏです。

ライセンスをしようとしている所有者が、他の共同所有者に断る必要もありませんし、同意を求める必要はございません。

また、特許の共同所有者は、他の所有者の希望にかかわらず、その特許を製造し、使用し、販売（販売申し込みも含む）をすることができます。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
Rader, Fishman & Grauer PLLC
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Washington, D.C. 20036
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ライセンスを受けていた特許に対し確認訴訟を起こした事件

久しぶりにライセンスに関するブログです。

MedImmune, Inc. v. Centocor, Inc.

連邦控訴裁判所は、特許権者から特許ライセンスを受けているものは、確認判決訴訟を行うことができないという判例がでました。確認訴訟とは、簡単に言いますと他人の特許で訴えられる前に、自分から特許が無効あるいは権利行使不可であると主張し訴訟を起こすものです。

この事件では、Centocorが被告の特許無効を主張し、特許無効、権利行使不可により確認訴訟を起こしました。しかし、Centorcorは、その特許に対し特許のライセンスを支払い続けていました。そのため、Centrocorは、特許侵害で被告から訴えられるとは考えられない状況にありました。

裁判所は、確認訴訟を起こすものが侵害訴訟を起こされるという状況でなければ、確認訴訟を起こすことはできないといった趣旨で、確認訴訟を棄却いたしました。


米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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特許ライセンス： No Challenge 条項

ブログを書き始めて4日目になりました。

過去3日のブログを読み返してみて、私のブログはブログらしくないのに気づきました。

もう少し、これからは気楽に書くことにしました。

本日、2月23日（米国時間）、ある法律の調査をしていてある米国特許のライセンスにからむ判例をみつけました。仕事で調査した内容とは全く関係ございませんので、紹介します。以下の判例は米国のみに適用されます。他国につきましてはそれぞれの国の弁護士に相談してください。また、判例は、常に変化していくものです。以下、一般論としてお話します。事実関係が異なると結論も変わってきますので、それぞれの事件で弁護士の鑑定を取る必要がございます。

知的財産権のライセンス契約において、「no challenge」条項を加えることがあります。「no challenge」条項とは、ライセンスを受ける者が、権利者の権利（たとえば、特許権）を権利として認め、権利の無効について将来争わないことを約束する規定です。

この規定があったにもかかわらず、ライセンス契約後に権利者の権利の無効を争った場合、その条項が問題になります。商標権では、Licensee Estoppel（ライセンスを受けたものの禁反言）という理論により、ライセンスを受けた者が、権利者の権利の無効（cancellation求める行為)を主張することを認めていない控訴裁判所が多いようです。しかし、特許の有効性に関する訴訟では、これとは異なる判断が出ています。Lear v. Adkins事件では、特許権のライセンスを受けた者は、例え、「no challenge」条項をがあったとしても特許無効を争うことができると判示しています。

このように、扱う知的財産権により、「no challenge」条項が使えたり使えなかったりということになります。複数の知的財産権を１つのライセンス契約で取り扱う場合、この点に注意して契約書を作成しなければならないことになります。

明日、ワシントンDC近郊では、3〜5インチの積雪の予報が出ていますので、早めに寝て早朝家を出る予定ですので、今日はこのへんにします。おやすみなさい。

米国特許弁護士
今泉俊克

Toshikatsu Imaizumi, Esq.
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