新米弁理士のつぶやき

特許法102条1項販売することができた物

特許法102条1項
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

特許法102条1項は特許権者等の侵害時の損害額の立証負担を軽減するために設けられたものである。

ここで特許法102条1項の「侵害の行為がなければ販売することができた物」の解釈が問題となる。

つまり、「侵害の行為がなければ販売することができた物」は特許製品に限られるのか特許製品に限られないのか、である。

１０２条１項 実施' 政策研究大学院大学知財プログラムＭＪＩ０４０５７宮原耕史 によると判例でも解釈が２分されているらしい。

そして、学説では特許製品に限られないとする説が主流だという。

もしそうであれば、損害賠償額は高めになり、特許権者等に有利ということになる。

このような考え方は受験機関の発行するテキストには載っていないため、新鮮であり、なかなか面白い。

特許法６４条の２出願公開請求できない場合

特許法６４条の２は出願公開請求について規定する。

ここで、１項各号には公開請求できない場合が列挙されている。

１項２号にはパリ条約等による優先権主張がなされた出願については、優先権証明書の提出がされていない場合に出願公開請求ができないとしている。

この理由として青本（p195）では、
「優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生じるおそれがあることによる」
とある。

しかし出願公開されて第三者が不利益を被ることなどあるのだろうか。

考えられるのは
・出願公開によって補償金請求権が発生すること
くらいである。

しかし、優先権証明書の提出が公開請求より前でなければならない理由にはならないと思うのだが。

特許法３５条予約承継の時期

特許法３５条は職務発明について規定する。

特許法２９条１項柱書で特許を受ける権利は発明者が原始的に有することを明らかにしている。

これを前提に、職務発明について、従業者から使用者に対して予約承継を認めている（３５条２項反対解釈）。

ところで、職務発明を予約承継した場合、特許を受ける権利はいつ使用者に承継されることになるのだろうか。

青本や吉藤に載っていないので、「青色発光ダイオード事件」の東京地方裁判所での判決主文を読んでみた。
そこには「発明の完成と同時に（被告）会社に移転する」旨記載されている。

なるほどそうであったか。

（問題）
予約承継規定を有する会社甲の従業者乙は、職務発明Ａをした後すぐに甲に無断でＡを刊行物に発表した。

甲がＡについて特許を受けようとするとき、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けなければならないが、３０条１項の適用を受けるべきか、３０条２項の適用を受けるべきか。

（答え）
乙がＡを刊行物に発表する際にはＡについての特許を受ける権利は甲が有していた。
従って、３０条２項の適用を受けるべきである。

受験機関の講義で聞いた話だが、特許を受ける権利の予約承継は特許出願しなかった発明にも及ぶため、厳密に言えば、特許出願しなかった発明でも特許を受ける権利の承継を受けた使用者は相当の対価（３５条３項）を支払う必要があるということである。

例えば、会社の利益に直結する発明であるが、秘匿しておく方が有利だと考え特許出願をしなかった場合などがそれに当たると考えられる。

意匠法３０条中用権

意匠法３０条は中用権について規定している。

原意匠権者が中用権を有する場合については３０条１項１号、２号に規定されている。

１号：同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者

２号：意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者

例１：
甲の登録意匠Ａと乙の登録意匠Ｂがある。
意匠ＣはＡとＢに類似するが、ＡとＢは類似しないとする。
Ａは先願に係る登録意匠Ｄを引用して無効審決が確定したとする。
甲は登録意匠Ｂについて中用権を有しＣを実施できるか？
上記１号、２号のいずれにも該当しないため中用権を有さない。

例２：
甲の登録意匠Ａと乙の登録意匠Ｂと丙の登録意匠Ｃがある。
意匠ＡはＢに類似し、ＢはＣに類似するが、ＡとＣは類似しないとする。
Ｂは先願に係る登録意匠Ａを引用して無効審決が確定したとする。
乙は登録意匠Ｃについて中用権を有しＢと類似するＣを実施できるか？

さて困った。この場合１号に該当するようでもあり、該当しないようでもある。

斉藤瞭二「意匠法概説」にこの答えが載っている。

３０条１項１号に該当する例として以下の２つをあげている。

１．同一類似の意匠が９条１項の規定に反して過誤登録された場合
２．出願変更により、同一類似の意匠についての登録が二以上重なった場合

すなわち、直接の類似関係にあって無効になった場合のみ中用権を有するというわけである。

前記例２では乙はＣについて中用権は有さないためＣを実施することはできない。
しかし、Ａについて中用権を有するためＡを実施することはできるということになる。

特許法１８４条の９早期の国内公表

補償金請求権の発生要件は、出願公開、警告、警告後の実施である（６５条１項）。

通常の特許出願においては早期に補償金請求権（６５条１項）を発生させるために、出願公開請求が可能である（６４条の２第１項）。

それでは国際特許出願（１８４条の３）ではどのように規定されているのであろうか。

１．外国語特許出願（１８４条の４第１項）の場合

外国語特許出願の場合、国内公表（１８４条の９第１項）が補償金請求権の発生要件の一つとなっている（１８４条の１０第１項）。

国内公表の請求制度は規定されていない（１８４条の９）。

しかし、国際公開（ＰＣＴ２１条）がされ、かつ出願審査の請求（１８４条の１７、４８条の３）があったものについては遅滞なく国際公表がなされる（１８４条の９第１項）。

ここで、出願人はいつでも国際公開の請求を国際事務局に請求できる（ＰＣＴ２１条（２）（ｂ））。

また、翻訳文（１８４条の４第１項）、国内書面（１８４条の５第１項）を提出し、手数料（１９５条２項）を納付した後でなければ、出願審査請求することができない（１８４条の１７）。

以上まとめると、
・国際公開請求
・翻訳文、国内書面、手数料の手続き
・審査請求
をなるべく早く行うことにより、早期の国内公表が実現できるため、早期の補償金請求権の発生が可能である。

２．日本語特許出願（１８４条の６第２項）の場合

日本語特許出願の場合、国際公開が日本語で行われるため、国際公開が補償金請求権の発生要件の一つになっている（１８４条の１０第１項）。

従って、
・国際公開請求
するだけでよい。