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平成27年(行ケ)第10245号


平成27年(行ケ)第10245号 平成28年8月24日判決
(特許第4641313号)

発明特定事項の一部を削除して上位概念化する補正の是非が争われた。

審判では当該補正は新規事項でないとされたが、判決では新規事項となった。

明細書の記載ぶりからは、当該補正が新規事項であるとしか思えず、裁判所の判断が当然の
ように思えるのだが、庁での扱いはそうではないようで、、、

先行文献に基づいて、当該補正後の上位概念が当業者にとって自明であると頑張って主張すれば、
少なくとも特許庁段階では、このレベルの補正も認められうる時代になったということだろうか。


それはさておき、出願時には想定できない拡張補正がありうることは、常に念頭においておきたい。

事業上の要請から、出願後になって拡張補正をしたくなるケースはよくある。
また、一発特許査定が出た場合に、拡張クレームで分割したいケースも多い。

明細書の記載では、最上位請求項の要件の一部を削除するような拡張補正/分割や、
クレーム範囲を変更すシフト分割等を前提とすることが望まれる。

想定外の補正に備えるべく、特に【発明の開示】の記載は、
★最上位請求項が本願開示の発明において必須ではない
と解釈できるようにしておきたい。

例えば、解決手段の欄に最上位請求項を引き写す際の記載ぶりには、注意を払いたい。




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佃 誠玄 弁理士が、良い本を書いてくださった。経済産業調査会発行。

実務に役立つ情報ばかりである。
豊富な判例で、説得力があり、わかりやすい。
明細書を書いている弁理士には、必読の書である。


日本出願の明細書にも、この本の内容をできるだけ適用したい。

「発明」との用語を避け、開示(disclosure)  or  実施形態(embodiment)を使うことや、
「発明の概要」の欄の記載をできるだけシンプルにし、発明に至った経緯等を記載しないことについては、
クライアントに許される限り、実施している。

「課題を解決する手段」の欄には最も広いクレームのみをコピーし、従属クレームを含むクレーム全体のコピーは「発明を実施するための形態」に記載することも、今後検討したい。

これまでは、「課題を解決する手段」にクレーム全体をコピーするリスクを認識しつつも、その書き方を工夫することで、良しとしてきた。本書を読んで、当該リスクを改めて認識したので、どうするか検討したい。


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課題・効果と進歩性

2016別冊Patent第16号Vol.69
「進歩性について −更なる研究ー」

進歩性について、
・延伸成形容器事件
・シュープレス用ベルト事件
を題材に、有識者の方々が討論しておられる。

結局、結論が出ていない。それが、進歩性である。


進歩性の判断において、当業者の意識と審査とのかい離は、頻繁におこる。

当業者の意識の中にこそ進歩性判断の「正解」がある。
この正解にたどり着くには、個別具体的な判断が不可欠。
画一的な基準では、なかなか正解にたどりつけない。

一方、画一的な基準がなければ、審査主体による判断のバラツキが顕著になる。
このバラツキ(=不公平)は、出願人にとって、あるいは特許政策としても、最悪である。

この辺が難しい。

結局、やや甘めではあっても、できるだけ画一的な基準をつくり、多少のノイズには目をつむっても、価値ある発明が保護されないという事態を避ける、というのが現実的ではないか。
最近(2008年頃〜)のプロパテントの流れは、肯定できる。

この討論において、良い明細書に関する以下の示唆があった。
①新規な課題をクレームで表現する。
②新規な課題を有する発明において、従来よりある課題については明細書で一切言及せず、新規な課題のみを言及する。

①は、特に注意していなくても、自然に書くだろうが(少なくとも従属クレームとして)、
②は、意識していないと、できないかもしれない。
効果は、ついつい、たくさん書きたくなるから。

シュープレス用ベルト事件の明細書では、発がん性のことが一切触れられていない。
それが進歩性推認に効いたかもしれない、とのこと。
この点留意したい。





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新特許異議申立

新特許異議申立に関して、特許庁から統計が出されました。


取消率(一部取消含む)は8%、
維持(訂正無)が58%、
維持(訂正有)が33%、
となっています。

先のパテント誌(2017.2)の記事と比べると、こちらの方がデータ件数が多く、信頼度が高いと思われます。

また、2回目以降の訂正請求において、先にした訂正請求はみなし取り下げになりますが(特許法第120条の5第7項)、それを知らずに、先の訂正請求後の明細書等に対して2回目以降の訂正請求がされるミスがそれなりにあるようです。

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新特許異議申立

「パテント」2017年2月号に、玉井尚之先生が
「新特許異議申立制度の状況と対応方法について」
と題して寄稿しておられる。

昨年8月末までになされた決定311件を調査したところ、なんと、
◆全項維持が87%
◆特許取消(全部又は一部)がわずか4%
であったとのこと。

このように維持率が高い要因として、玉井先生は、
◆新異議では、口頭審理がなくなり、完全書面審理となった。
◆新異議では、特許権者との面接は少なくとも一度認められるが、
異議人のほうは面接を通じて意見を述べる機会はない。
といった点を指摘しておられる。

これら新異議の制度により、審理結果について異議申立人の意見
を聞く必要が無いことが法律的に定められたことが、審判官の心理
に大きな影響を与えた、との分析である。

個人的には、かかる新異議の制度のみを要因として、上述の高い維持率
となったとは考えにくいと思量する。審判官は、マジメな方が多いと思うし。。
ここ数年のプロパテント傾向の判例に沿った判断を合議体がしていることも、
要因の一つではないかと、推測する。

しかし、上記統計は現実であるし、旧異議に比べると異議人側が不利である
ことも事実。異議を申したてる側としては、それなりの覚悟で臨む必要あり。

被異議の側としては、面接も活用し、意見書、訂正で、徹底抗戦すべしである。





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